Samenvatting

NLO Shieldmark is een octrooi- en merkenbureau dat zich bezig houdt met de intellectueel eigendomsrechten van bedrijven. Zij kreeg laatst een vraag over wanneer er sprake is van een depot te kwader trouw van een vervallen merk indien het depot verricht wordt door iemand anders dan de oorspronkelijke eigenaar. Door het feit dat het merkenrecht gebaseerd is op een registratieplicht en door de complexe aard van het begrip “te kwader trouw” is het nog niet duidelijk in welke gevallen de rechter oordeelt wanneer er sprake is van een depot te kwader trouw van een vervallen merk. NLO Shieldmark heeft mij daarom de mogelijkheid gegeven om gedegen onderzoek te doen naar wanneer er sprake is van te kwader trouw bij het deponeren van een vervallen merk door iemand anders dan de oorspronkelijke merkhouder
Naar aanleiding van dit probleem is de volgende centrale vraag naar voren gekomen: Welk advies kan NLO Shieldmark, volgens, wet- en regelgeving, literatuur, rechtspraak en deskundigen geven aan een cliënt met de vraag: wanneer is er sprake van een depot te kwader trouw van een vervallen merk dat gedaan wordt door iemand anders dan de oorspronkelijke merkhouder? Voor het beantwoorden van deze vraag is er onderzoek gedaan aan de hand van wet- en regelgeving, literatuur, rechtspraak en interviews met deskundigen. Om de centrale vraag te beantwoorden moet er een onderscheid gemaakt worden tussen een vervallen merk dat nog steeds wordt gebruikt en een vervallen merk dat niet meer wordt gebruikt door de voormalige merkhouder.
Uit de rechtspraak blijkt dat bij de beoordeling wanneer er sprake is van een depot te kwader trouw van een vervallen merk, de rechter een globaal oordeel moet geven met behulp van alle relevante factoren die in die omstandigheid zich voordoen. Deze relevante factoren bestaan, bij een vervallen merk dat nog steeds wordt gebruikt ,uit het voorgebruik, de wetenschap van dat voorgebruik en de intentie waarmee het depot is gedaan. Bij een vervallen merk dat nog steeds gebruikt wordt heeft een beroep op een depot te kwader trouw, volgens de resultaten, een redelijke kan van slagen. Het voorgebruik is bewezen indien de voormalige merkhouder de feitelijke eerste gebruiker is van het merk en deze op een normale wijze, in de relevante periode, heeft gebruikt. De te kwade trouw is bewezen indien de deposant wist of behoorde te weten dat het merk in voor gebruik was, en de intentie had om oneerlijke concurrentie te drijven. Ook kan de bekendheid van een merk en de onderlinge relatie van de partijen het aannemelijk maken dat de deposant wist of behoorde te weten van het voorgebruik.
In de meeste gevallen is er geen sprake van een depot te kwader trouw door een deposant indien het merk niet meer wordt gebruikt door de voormalige merkhouder. In dit geval zal een succesvol beroep op te kwader trouw een kleine kans van slagen hebben. In het geval dat het vervallen merk een bekend merk was ten tijde van gebruik en deze bekendheid nog steeds aanwezig is – ondanks dat het merk vervallen is en niet meer gebruikt wordt – kan een depot van een deposant als te kwader trouw worden aangemerkt indien dit depot gedaan wordt met de intentie om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de resterende bekendheid.
Deze bevindingen betekenen dat een goed vooronderzoek en een afweging van bovengenoemde factoren van belang zijn om een goed advies te vormen indien een cliënt een vervallen merk wilt gaan registeren.